Modellbezeichnung oder Marke? – Die neue Rechtsprechung zu Markenrechtsverletzungen durch Modellbezeichnungen im Kleidungsbereich

1. Zweitkennzeichen und Modellbezeichnungen

Im allgemeinen ist Voraussetzung einer jeden Markenverletzung, dass ein identisches oder ähnliches Zeichen vom Verletzer „markenmäßig“ benutzt wird und nicht z.B. als bloße Beschreibung, dekorativ oder als bloße Modellbezeichnung. Eine markenmäßige Benutzung bedeutet grob gesagt die Benutzung eines Zeichens als Hinweis auf die Herkunft aus einem ganz bestimmten Unternehmen, um es von Waren, die von anderen Unternehmen herrühren, zu unterscheiden. Dabei kommt es nicht auf die Absichten des Zeichenverwenders, sondern auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise an.

Für eine markenmäßige Benutzung als Herkunftshinweis spricht es, wenn das fragliche Zeichen das einzige Element ist, das in der Verkehrswahrnehmung als unterscheidungskräftiger Herkunftshinweis in Betracht kommt, und keine anderen Kennzeichen vorhanden sind. Allerdings genügt auch eine Verwendung als Zweitkennzeichen für eine rechtsverletzende markenmäßige Benutzung. Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Kennzeichen oder Marken zu verwenden (sog. „Mehrfachkennzeichnung“), können je nach den Umständen des Falles beide Zeichen als Herkunftshinweis wahrgenommen werden.

Modellbezeichnungen erheben nach dem Verkehrsverständnis anders als Marken aber gar nicht den Anspruch, nur von einem einzigen Unternehmen im entsprechenden Warenbereich verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzuweisen, sondern können aus Sicht des Verkehrs auch von anderen Unternehmen zur Unterteilung ihrer Modellpalette nach unterschiedlichen Artikeln, Designs, Modellen und Typen benutzt werden. Wird ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen in dieser Weise als Modellbezeichnung verstanden, fehlt es an einer markenmäßigen Benutzung.

2. Die ursprüngliche Linie der Rechtsprechung

In der Vergangenheit wurde die Verwendung von Vornamen für Modeartikel im Rahmen der Produktinformationen in einer Vielzahl von Entscheidungen als markenmäßige Benutzung und damit als Markenrechtsverletzung angesehen.

Zurückgehend auf die Tosca-Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1960 (vgl. BGH, Urt. v. 19. Dezember 1960, I ZR 39/59 – Tosca) setzten die Gerichte die Schwelle für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung in diesem Bereich recht niedrig an. Sie gingen regelmäßig davon aus, dass im Zweifel anzunehmen sei, dass der Verkehr in der Artikelbezeichnung zumindest auch einen betrieblichen Herkunftshinweis sehe, sofern der Artikelname originär unterscheidungskräftig war und nicht glatt beschreibend eingesetzt wurde, dies galt im Textilsektor jedenfalls für Vornamen, die als solche nicht bekannt und ohne weiteres erkennbar waren. Bei Artikelbezeichnungen, die gängigen und als solchen bekannten Vornamen entsprachen, sollte allerdings eine Wahrnehmung als Modellbezeichnung nahe liegend sein, jedenfalls im Textilsektor (vgl. BGH, Urt. v. 26. November 1987, I ZR 123/85 – Gaby).

Dies hatte zur Folge, dass die Verwendung von Vornamen als Modellbezeichnungen mit großen Rechtsunsicherheiten behaftet war und insbesondere im Textilsektor zahlreiche Unternehmen abgemahnt wurden.

3. Rechtsprechungsänderung

Nach zwei divergierenden Entscheidungen des OLG Frankfurt a.M. und des OLG München zum selben Sachverhalt wurde der Fall dem BGH zur Klärung vorgelegt. Es ging dabei um die Frage, ob der Hinweis „Modell: Sam“ in der Produktbeschreibung eines Online-Shops als Herkunftshinweis verstanden werde und damit eine Verletzung von Rechten an der Marke „SAM“ darstellen könne. Das OLG Frankfurt hatte eine Markenverletzung bejaht, das OLG München hatte sie verneint.

Im Jahr 2019 hob der BGH die Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. auf und entschied, dass die bloße Feststellung, dass ein Zeichen unterscheidungskräftig sei und nicht rein beschreibend verwendet werde, nicht ausreiche, um anzunehmen, dass es als Herkunftshinweis für Bekleidungsstücke verstanden und damit als Marke benutzt werde (vgl. BGH, Urt. v. 7. März 2019, I ZR 195/17 – SAM). Er betonte, dass es auf die Gepflogenheiten der jeweiligen Branche ankomme, und stellte fest, dass die Verwendung von Vornamen zur Bezeichnung von Modellen in der Bekleidungsbranche und im Einzelhandel durchaus üblich sei. Der angesprochene Verkehr dürfte ein Zeichen als Herkunftshinweis auffassen, wenn eine bestimmte Modellbezeichnung bekannt sei (wie etwa das Zeichen „501“ für Jeanshosen) oder wenn die Modellbezeichnung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Namen des Herstellers oder einer Dachmarke verwendet werde. Andernfalls müsse die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise im Einzelfall ermittelt werden.

Im selben Jahr erging eine zweite Entscheidung des BGH zu dieser Thematik (vgl. BGH, Urt. v. 11. April 2019, I ZR 108/18 – Damen Hose MO). Die Inhaberin der Marke „MO“ verklagte Amazon wegen einer Markenverletzung durch die Verwendung des Zeichens „MO“ in der Produktüberschrift „Bench Damen Hose MO“.

Obwohl die Bezeichnung „MO“ in Deutschland eher unüblich ist, sie in der Überschrift des Angebots platziert war und kein konkreter Hinweis darauf vorlag, dass es sich um ein Modell handele, verlangte das Gericht eine genauere Prüfung der Frage, ob die Bezeichnung als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

4. Relevanz für Praxis

Durch diese Rechtsprechungsänderung können nun je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls Benutzungen von Vornamen als Modellbezeichnungen zulässig sein, die bislang nach deutscher Rechtsprechung als Markenrechtsverletzungen angesehen wurden. Dies dürfte im Falle von Abmahnungen in Zukunft in vielen Fällen zu besseren Verteidigungsmöglichkeiten führen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen anhand einiger beispielhafter Entscheidungen aufzeigen, welche Grundsätze sich in der Rechtsprechung für die Beurteilung von Vornamen als Modellbezeichnungen für Modeartikel herausgebildet bildet.

4.1 Keine markenmäßige Benutzung

In den folgenden Fällen aus dem Textilsektor nahmen die Gerichte keine markenmäßige Benutzung und damit keine Rechtsverletzung an:

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Chiemsee Damen Kleid Rock Isha“ mit der Unterzeile „von Chiemsee“ (vgl. OLG Hamburg, Urt. v. 28. November 2018, 5 U 65/18 – ISHA):

• Der Zusammenhang zwischen den Zeichen „Chiemsee“ und „Isha“ werde durch die konkrete Anordnung der Zeichen, nämlich die dazwischen gesetzten, rein beschreibenden Angaben „Damen“, „Kleid“ und „Rock“ weitestgehend aufgelöst.
• Darüber hinaus lasse die Unterzeile „von Chiemsee“ ein Co-Branding als fernliegend erscheinen. Dies verdeutliche auch die nachfolgende Produktbeschreibung, in der von „hochwertiger Chiemsee Qualität“ und beim Lieferumfang von „1 Chiemsee Kleid“ die Rede sei.

Verwendung eines Vornamens in einem beschreibenden Text in tabellarischer Form mit der Zeile „Modell: Sam“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 1. Oktober 2019, 6 U 111/16 – SAM):

• Die Bezeichnung „Modell: SAM“ tauche nur an unauffälliger Stelle auf als Teil eines Beschreibungstextes, in dem der Verkehr in erster Linie Sachangaben erwarte.
• Die Bezeichnung sei in keiner Weise hervorgehoben. Sie stehe auch nicht in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang mit der Dachmarke, sondern erscheine erst an untergeordneter Position in der Beschreibung.

Verwendung eines Vornamens in einer Rechnung innerhalb einer längeren Zeichenfolge: „Bench Damen Hose MO Large walnut marl I …“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13. August 2020, 6 U 94/17 - MO)

• Bei einer langen Zeichenfolge auf einer Rechnung, die unter anderem Buchstaben und Zahlen enthält, gelte der Erfahrungssatz, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sehe.
• Der Verkehr habe aufgrund der Art der Darstellung innerhalb einer Zeile keinen Anlass, den kennzeichnungskräftigen Bestandteil „MO“ aus der Zeichenkombination gedanklich herauszulösen und von beschreibenden Bestanteilen zu trennen.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Barbour Barbour Heritage – Steppjacke mit Druckknöpfen Modell ‚Sam‘ – Olivgrün“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 9. Februar 2021, 6 W 10/21 – SAM)

• Die Modellbezeichnung „Sam“ nehme weder am Blickfang Teil noch sei sie anderweitig hervorgehoben. Sie reihe sich vielmehr in eine zahlreiche Informationen enthaltende Unterüberschrift ein. Der Zusammenhang zu dem Dachzeichen werde durch den eingeschobenen Beschreibungstext inhaltlich aufgehoben.

Verwendung eines Vornamens in der Unterüberschrift „Stoffhosen SAM SHORTS Uni“ unter der blickfangmäßigen Überschrift „SUPERDRY“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 19. November 2021, 6 W 97/21 – SAM)

• Der Verkehr gehe nicht davon aus, dass die Bezeichnung „SAM“ zusätzlich zu der prominent ins Blickfeld gerückten Dachmarke „SUPERDRY“ dazu eingesetzt werde, das konkrete Shorts-Modell der Herkunft nach zu kennzeichnen.
• Die Modellbezeichnung „SAM“ sei weder blickfangmäßig besonders herausgestellt noch anderweitig hervorgehoben, sondern reihe sich in eine mehrere Informationen enthaltende Unterüberschrift ein, wobei die Begriffe der Unterüberschrift teilweise groß, teilweise klein geschrieben sind.
• Der Verkehr erwarte im Rahmen einer Aufzählung von Produkteigenschaften in der Regel keinen Herkunftshinweis.

4.2 Markenmäßige Benutzung

Hingegen nahmen die Gerichte in den folgenden Fällen aus dem Textilsektor eine markenmäßige Benutzung und damit eine Rechtsverletzung an:

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Damen Damenkleid Kleid Cocktailkleid NEU Studio MO Schwarz Größe 38 M“ (vgl. LG Hamburg, Urt. v. 14. Mai 2020, 327 O 434/19 – MO)

Der Begriff „Studio MO“ werde neben den lediglich eigenschaftsbeschreibenden Angaben „Damen Damenkleid Kleid Cocktailkleid NEU“ davor und „Schwarz Größe 38 M“ danach als einzige als Herkunftshinweis in Betracht kommende Angabe verwendet.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsbezeichnung „Bench Damen Hose MO“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13. August 2020, 6 U 94/17 – MO):

• Die Herstellerbezeichnung „Bench“ werde in der gleichen Zeile und zusätzlich unmittelbar oberhalb der Wortkombination „Bench Damen Hose MO“ verwendet. Es bestehe deshalb ein klarer räumlicher Zusammenhang. Der Zusammenhang werde durch die beschreibenden Wörter „Damen Hose“ zwischen den Kennzeichen nicht vollständig aufgehoben, sie verdeutlichen vielmehr, dass es um zwei selbständige Zeichen gehe, nämlich um eine Dachmarke und eine Zweitmarke speziell für das konkrete Kleidungsstück.
• Die Bezeichnung „MO“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift. Sie sei zwar innerhalb der Wortkombination nachgestellt, aber nicht versteckt; durch die Verwendung von Großbuchstaben sei sie vielmehr zusätzlich hervorgehoben.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Tommy Hilfiger MO LOGO SCARF“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11. März 2021, 6 U 273/19 – MO)

• Die Herstellerbezeichnung „Tommy Hilfiger“ werde am Beginn derselben Zeile neben dem Zeichen „MO“ verwendet, es bestehe damit ein klarer räumlicher Zusammenhang beider Zeichen.
• Die Bezeichnung „MO“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift, sie sei zwar innerhalb der Wortkombination nachgestellt, aber nicht versteckt.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „SIR RAYMOND TAILOR Pullover Enna, Rundhals“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 10. Mai 2021, 6 W 29/21 – Enna)

• Das Zeichen „Enna“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift. Es sei zwar zwischen zwei beschreibende Begriffe eingebettet („Pullover“ und „Rundhals“), innerhalb der Wortkombination jedoch klar als nähere Bezeichnung des Kleidungsstücks erkennbar und auch nicht versteckt.
• Die Unterüberschrift sei klar aufgebaut. Es sei ohne weiteres erkennbar, dass mit der Angabe „Enna“ das Kleidungsstück (Pullover) bezeichnet werden soll. Der Verkehr gehe bei dieser Art der Verwendung nicht davon aus, dass ein anderer Hersteller ebenfalls einen „Pullover Enna“ anbieten könnte. Das Zeichen diene daher nicht nur der betriebsinternen Unterscheidung der Waren innerhalb einer Kollektion, sondern erfülle auch eine Herkunftsfunktion im Sinne einer Zweitmarke.
• Für eine herkunftshinweisende Bedeutung spreche auch, dass ein räumlicher Zusammenhang zu der als primäre Herstellerangabe erkennbaren Bezeichnung „SIR RAYMOND TAILOR“ bestehe.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Balmain Herren T-Shirt / T-Shirt MO / UH11601“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 2. September 2021, 6 W 58/21 – MO)

• Die Herstellerbezeichnung „Balmain“ werde in der gleichen Zeile wie die Angabe „T-Shirt MO“ verwendet, es bestehe damit ein klarer räumlicher Zusammenhang beider Zeichen.
• Die Bezeichnung „MO“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift. Sie sei zwar innerhalb der Wortkombination nachgestellt, aber nicht versteckt; durch die Verwendung von Großbuchstaben sei sie vielmehr zusätzlich hervorgehoben.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Threadbare Rundhalspullover ‚Sam‘ “ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17. September 2021, 6 W 51/21 – SAM)

• Das Zeichen „Sam“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift. Es sei zwar zwischen der Herstellerbezeichnung und einem beschreibenden Begriff nachgeordnet, innerhalb der Wortkombination jedoch klar als nähere Bezeichnung des Kleidungsstücks erkennbar. Es sei auch nicht versteckt.
• Zudem bestehe ein räumlicher Zusammenhang mit der als primäre Herstellerangabe erkennbaren Bezeichnung „Threadbare“.

Verwendung eines Vornamens in der Unterüberschrift „SAM – MANTEL MIT MULTICOLOUR-EFFEKT“ unter der blickfangmäßigen Angabe „SET“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 7. Juli 2022, 6 U 239/21 – SAM)

• Das Zeichen „SAM“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift und durch seine Stellung am Anfang und die Abtrennung durch einen Bindestrich zusätzlich hervorgehoben.
• Die Überschrift sei klar aufgebaut und eine beschreibende Bedeutung der Bezeichnung „SAM“ nicht erkennbar. Zudem bestehe ein räumlicher Zusammenhang mit der als primärer Herstellerangabe erkennbaren Bezeichnung „SET“.

Verwendung eines Vornamens in der Angebotsüberschrift „Le Temps Des Cerises Jackenblazer <MIMO> in tollem Design“ (vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 19. Januar 2023, 6 U 38/22 – MIMO)

• Das Zeichen „MIMO“ sei Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift und von der Dachmarke nur durch das rein beschreibende Element „Jackenblazer“ getrennt.
• Zudem sei die Überschrift klar aufgebaut, es bestehe ein räumlicher Zusammenhang mit der als primärer Herstellerangabe erkennbaren Bezeichnung und das Zeichen werde durch Anführungszeichen und Großbuchstaben auch noch aus dem übrigen Text der Angebotsüberschrift hervorgehoben.
• Die „doppelte“ Herausstellung der Herstellermarke (in Wort + Grafik) werde dadurch ausgeglichen, dass das Zeichen „MIMO“ in der herausgehobenen Angebotsüberschrift seinerseits nochmals durch Anführungszeichen herausgehoben werde.

5. Schlussfolgerungen für Ihr Unternehmen

Wenn Ihr Unternehmen einen Vornamen als Modellbezeichnung für einen Modeartikel verwenden möchte, empfehlen wir grundsätzlich folgende Maßnahmen bei der Positionierung der Modellbezeichnung in Anzeigen und Verkaufsangeboten, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden:

• Die Modellbezeichnung sollte nicht direkt neben dem Namen des Herstellers oder einer Dachmarke verwendet werden.
• Die Modellbezeichnung sollte nicht als einzig mögliche Herkunftsangabe zwischen rein beschreibenden Angaben verwendet werden.
• Die Modellbezeichnung sollte ausdrücklich als solche bezeichnet werden, also etwa mit „Modell: ‚X‘ “.
• Die Modellbezeichnung sollte nicht durch Fettdruck oder die Verwendung von Großbuchstaben hervorgehoben werden.

Gern beraten wir Sie in diesem Bereich umfassend und bereits im Vorfeld rechtlicher Auseinandersetzungen. Im Streitfall verteidigen wir Sie gegen ungerechtfertigte Abmahnungen durch Markeninhaber.